关于第10872104号“大头儿子 DATOU ERZI 及图”商标无效宣告请求裁定书
- 2018-03-04 07:58:08
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关于第10872104号“大头儿子 DATOU ERZI 及图”商标
无效宣告请求裁定书
商评字[2017]第0000168244号
申请人于2016年10月25日对第10872104号“大头儿子DATOUERZI及图”商标（以下称争议商标）提出无效宣告请求。我委依法受理后，依照《商标评审规则》第六条的规定，组成合议组依法进行了审理，现已审理终结。
申请人的主要理由：一、《大头儿子和小头爸爸》是儿童作家郑春华的图书作品，后其将该图书作品著作权转让至央视，并授权央视编成动画片，“大头儿子”、“小头爸爸”、“围裙妈妈”文字因为该动画片的广泛传播，已具有极高知名度。中央电视台早在2002年就在先注册了第3071434号“围裙妈妈及图”商标、第3071590号“围裙妈妈及图”商标、第3071556号“围裙妈妈及图”商标、第3071554号“围裙妈妈及图”商标、第3071936号“围裙妈妈及图”商标、第3071306号“围裙妈妈及图”商标、第3071835号“大头儿子和小头爸爸及图”商标、第3071598号“大头儿子和小头爸爸及图”、第3071557号“大头儿子和小头爸爸及图”商标、第3071345号“大头儿子和小头爸爸及图”商标、第3071937号“大头儿子和小头爸爸及图”商标、第3071307号“大头儿子和小头爸爸及图”商标（以下统称引证商标）等多件商标并授权申请人使用和对相关侵权行为进行维权。因此申请人及中央电视台享有“大头儿子、小头爸爸、围裙妈妈”在先知名作品名称权、知名角色名称权。《大头儿子和小头爸爸》动画片作品名称及角色名称——大头儿子、小头爸爸、围裙妈妈在国际及国内均具备较高知名度。争议商标指定使用的“糕点、面条、谷类制品”等日常生活用品与《大头儿子和小头爸爸》动画片所体现的日常居家生活情境十分吻合，同时上述商品亦常出现在动画片情景中，因此争议商标的注册和使用易导致相关公众误认为其经过申请人的许可或者与申请人存在特定联系，侵犯了申请人“大头儿子、小头爸爸、围裙妈妈”在先知名作品名称权、知名角色名称权。中央电视台及申请人95版和13版《大头儿子和小头爸爸》动画片“大头儿子、小头爸爸、围裙妈妈”人物形象美术作品虽然是被申请人通过授权获得的美术作品的演绎作品，但该演绎作品同样受著作权法和商标法的保护，任何人（包括被申请人和刘泽岱在内）均不得侵犯。争议商标不仅侵犯了中央电视台及申请人在先的“大头儿子、小头爸爸、围裙妈妈”动画片知名作品名称权、知名角色名称权、人物形象演绎美术作品著作权及申请人图书作品著作权，而且恶意十分明显。二、“大头儿子及图”、“小头爸爸及图”、“围裙妈妈及图”商标经申请人长期、大量、广泛的使用和宣传，已经在我国具有了较高的知名度和美誉度、成为我国家喻户晓的节目品牌，为申请人在先使用的驰名商标，争议商标的注册是对申请人许可方（中央电视台）在先注册的引证商标的简单复制、摹仿，其注册和使用易导致申请人的利益可能受到损害。三、中央电视台动画片《大头儿子和小头爸爸》具有较高知名度，争议商标申请在后，商标标识与动画片名称及人物形象近似，且二者指定使用的服务项目在服务方式、服务内容和服务对象等方面相似，争议商标带有欺骗性，容易使相关公众对商品的质量等特点或产地产生误认，认为争议商标来自申请人或者与申请人有特定关系。四、被申请人明知“大头儿子、小头爸爸、围裙妈妈”作品名称、人物角色名称的知名度而注册争议商标违反了诚实信用的公序良俗、易对中国的文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面的影响。五、争议商标是以不正当手段取得，被申请人非以使用为目的，大量注册争议商标标识在其他类别的商标，另外，被申请人大量注册了“麦克熊猫”、“大头儿子的秘密计划”、“小蝌蚪找妈妈”、“音乐熊猫”等系列商标，属于扰乱商标注册秩序的行为。六、争议商标使用在指定商品或服务上，仅直接表示了商品或服务的内容，易使相关公众认为是对上述服务内容的描述，从而难以起到区分服务来源的识别作用，缺乏显著特征。七、争议商标与引证商标构成了使用在相同或类似商品上的近似商标。八、争议商标是对申请人在先使用并具有知名影响的“大头儿子、小头爸爸、围裙妈妈”商标的不正当抢注。九、“大头儿子及图”、“小头爸爸及图”、“围裙妈妈及图”为申请人在先使用的商标，被申请人因业务往来关系明知申请人商标存在而在类似商品上申请注册与之近似的争议商标违反了《商标法》第十五条规定。请求依据《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项、第十一条、第十三条、第十五条、第三十条、第三十二条、第四十四条的规定，宣告争议商标无效。
申请人向我委提交了以下主要证据：1.文字作品著作权转让合同书；2.授权声明；3.《新大头儿子和小头爸爸》动画片版权登记证书；4.中央电视台及申请人商标注册证；5.96年起至今中央电视台及各地方电视台播出证明；6.98年《大头儿子和小头爸爸》动画丛书；7.《大头儿子和小头爸爸》动画片历年所获荣誉；8.浙江省杭州市中级人民法院（2015）浙杭终字第358号判决书；9.中央电视台及申请人《大头儿子和小头爸爸》卡通形象登记证书；10.被申请人11-2013-F1733号美术作品登记证书；11.《金华日报》相关报道；12.被申请人名下商标列表；13.北京知产法院第2016京73民终946号民事判决书。
被申请人答辩的主要理由：一、争议商标没有损害申请人所谓的在先商品化权、著作权、作品名称权。“大头儿子”、“小头爸爸”、“围裙妈妈”是刘泽岱创作并依法拥有著作权的人物形象，2012年12月14日刘泽岱与被申请人的股东之一洪亮先生签订《著作权转让合同》，将该三个人物形象除人身权之外的全部著作权转让给洪亮所有，而后洪亮又将上述人物著作权转让给杭州大头儿子文化发展有限公司所有，后杭州大头儿子文化发展有限公司将上述人物著作权授权给被申请人使用，因此，被申请人是“大头儿子”、“小头爸爸”、“围裙妈妈”三人物形象著作权的合法使用权利人。被申请人所申请注册的基于“大头儿子”、“小头爸爸”、“围裙妈妈”三人物形象的商标是经过该人物形象著作权人的正式授权，没有侵犯申请人所谓的“在先权利”，也不违反《商标法》第三十二条的规定。申请人所主张的“在先知名作品名称权、知名角色名称权”等于法无据，争议商标的申请注册未侵犯申请人主张的所谓名称权。2015年6月30日杭州市滨江区人民法院作出的（2014）杭滨知初字第634号民事判决书中裁定：1.“大头儿子”、“小头爸爸”、“围裙妈妈”的著作权属于杭州大头儿子文化发展有限公司。2.申请人央视动画有限公司没有取得该美术作品的著作权。3.申请人央视动画有限公司侵犯了杭州大头儿子文化发展有限公司的著作权。并且，浙江省杭州市中级人民法院也在（2015）浙杭知终第358号民事判决书中终审裁定确认了以上事实。二、申请人没有提供任何证据，不能证明其引证商标已构成驰名商标。三、申请人在争议商标核定使用商品行业上既没有使用也没有申请注册“大头儿子”、“小头爸爸”、“围裙妈妈”人物形象的商标。争议商标的注册不会引起相关消费者对商标、服务来源的混淆、也不会扰乱市场经济秩序，并不违反《商标法》第十条第一款第（七）项的规定。四、争议商标无论在文字还是图形部分都没有有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响，因此不违反第十条第一款第（八）项的规定。五、争议商标未表示商品或服务内容，不违反《商标法》第十一条的相关规定。六、被申请人与申请人不存在业务来往，也并非申请人的代理人或代表人，在申请注册争议商标时也并不知晓申请人的情况。七、争议商标与引证商标未构成使用在相同或类似商品上的近似商标。八、争议商标不存在抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的行为，同时亦不存在违反诚实信用原则，不存在不正当竞争行为。请求维持争议商标的注册。
被申请人向我委提交了以下主要证据：1.第（2014）京方正内经证字第02677号《公证书》第1-6、88-105页的复印件；2.被申请人以及其关联公司“金华大头儿子服饰有限公司”工商登记基本情况复印件；3.刘泽岱和洪亮签署的《著作权转让合同》复印件；4.著作权人为洪亮的“大头儿子”、“小头爸爸”、“围裙妈妈”三美术作品的《作品登记证》复印件；5.杭州大头儿子文化发展有限公司工商登记基本情况资料复印件；6.洪亮与杭州大头儿子文化发展有限公司间的《著作权转让合同》、申请版权登记的《作品登记受理单》和登记费缴费发票复印件；7. 杭州大头儿子文化发展有限公司授权被申请人使用上述三件美术作品著作权的《授权书》复印件；8.（2014）杭滨知初字第634号民事判决书；9.（2015）浙杭知字终第358号民事判决书。
我委经审理查明：1.争议商标于2012年5月7日申请注册，在异议程序中经商标局审查决定予以核准注册，核定使用在第30类咖啡饮料、糕点、以谷物为主的零食小吃等商品上，其注册公告刊登在第1473期（2015年9月28日）《商标公告》上。
引证商标均早于争议商标申请之日前获准注册，分别核定使用在第9类录像带等商品、第16类图画等商品、第35类广告等服务、第38类电视播放等服务、第41类教育等服务、第42类知识产权许可等服务上，经续展，现均为有效注册商标。
2.申请人提交的证据1为郑春华与央视动画有限公司于2012年4月12日签订的《文字作品著作权转让合同书》，该合同书明确郑春华将《大头儿子和小头爸爸》文字作品著作权转让予央视动画有限公司。
3. 申请人提交的证据2为中央电视台和申请人签订的《授权声明》，其主要内容为中央电视台享有著作权的《大头儿子小头爸爸》动画片及大头儿子、小头爸爸、围裙妈妈等人物形象的著作权及第3071557号、第3071598号、第3071937号、第3071345号、第3071307号、第3071835号“大头儿子和小头爸爸及图”商标专用权及相关民事权利，授权央视动画有限公司在全国范围内使用上述动画片、人物形象、商标，同时授权其对《大头儿子小头爸爸》动画片及人物形象进行改编、编辑和演绎，并在相关维权案件中主张《大头儿子小头爸爸》动画片及人物形象的著作权，“大头儿子和小头爸爸及图”商标权及相关民事权利，许可的期限为永久。
4.申请人提交的证据6为98年版《大头儿子和小头爸爸》动画丛书，该份证据显示，该丛书原作者为郑春华，编绘为中央电视台动画部，由华龄出版社出版，北京印刷一厂分别1998年6月和11月印刷，由全国新华书店经销。
5.申请人提交的证据7显示，1998年12月，中央电视台动画部联合录制的电视动画片《大头儿子和小头爸爸》荣获第16届中国电视金鹰奖“优秀电视动画片奖”。 2011年12月27日，央视动画有限公司的《大头儿子小头爸爸》入围了文化部举办的“中国文化艺术政府奖首届动漫奖”的最佳新媒体动漫作品奖。
6. 申请人提交的证据9为北京市版权局签发《作品登记证书》，其中登记号分别为京作登字-2013-F-00345835、京作登字-2013-F-00345836、京作登字-2013-F-00345837的三份《作品登记证书》显示，登记日期均为2013年11月4日，著作权人均为中央电视台，登记的作品分别为动画片《大头儿子和小头爸爸》之大头儿子、小头爸爸、围裙妈妈卡通形象。登记号分别为京作登字-2013-F-00001590、京作登字-2014-F-00001589、京作登字-2013-F-00001588的三份《作品登记证书》显示，登记日期均为2014年1月21日，著作权人均为央视动画有限公司，登记的作品分别为动画片《新大头儿子和小头爸爸》之大头儿子、小头爸爸、围裙妈妈卡通形象。
7.申请人向我委提交的证据8及被申请人向我委提交的证据9均为浙江省杭州市中级人民法院于2016年2月22日作出的（2015）浙杭知终字第358号民事判决书，该判决现已生效。该判决认定：（1）“大头儿子”、“小头爸爸”、“围裙妈妈”三幅美术作品系由刘泽岱独立创作，为上述三人物形象著作权人，后刘泽岱将上述三人物形象美术作品著作权转让予杭州大头儿子文化发展有限公司。（2）中央电视台95版《大头儿子和小头爸爸》动画片的三人物形象为刘泽岱所创作的“大头儿子”、“小头爸爸”、“围裙妈妈”作品的演绎作品，中央电视台享有上述三人物形象美术作品的演绎著作权。并认定二者存在一定的区别。（3）申请人2013版《大头儿子和小头爸爸》动画片系对95版《大头儿子和小头爸爸》演绎作品的使用，但其未经杭州大头儿子文化发展有限公司许可，在2013版《大头儿子和小头爸爸》动画片及相关展览、宣传中使用相关形象，侵犯了杭州大头儿子文化发展有限公司的著作权。申请人可不停止使用，以提高赔偿额的方式作为责任代替方式。
8.被申请人提交的证据7为杭州大头儿子文化发展有限公司出具的《授权书》，其主要内容为杭州大头儿子文化发展有限公司作为“大头儿子”、“小头爸爸”、“围裙妈妈”三人物形象美术作品的著作权人，将上述三人物形象的美术作品的著作权授权金华大头儿子服饰有限公司，即授权金华大头儿子服饰有限公司在杭州大头儿子文化发展有限公司经营范围之外可以根据其生产经营和宣传的需要使用上述三人物形象的美术作品，包括但不限于复制、改编、演绎上述三人物形象的美术作品用于其商标注册、广告宣传、产品标识等全部生产经营活动中，授权期限为永久。
以上事实由商标档案及双方证据分别在案佐证。
我委认为，争议商标由汉字“大头儿子”及字母“DATOUERZI”及图构成，指定使用在咖啡饮料、糕点、以谷物为主的零食小吃等商品上，并非仅直接表示了指定商品内容，具有作为商标识别的显著特征，能起到区分商品来源的作用，不属于《商标法》第十一条所指情形。我委经审查认为，争议商标亦不属于《商标法》第十条第一款第（七）项、第（八）项、第四十四条第一款规定所指内涵范畴，申请人依据上述法律规定所提理由均不成立。且依据《商标法》第十四条中规定的各项因素要求，仅凭申请人提交的在案证据尚不足以证明申请人诸引证商标在争议商标申请注册前已为相关公众所熟知，故争议商标的申请注册未构成《商标法》第十三条规定之情形。争议商标指定使用的第30类咖啡饮料、糕点、以谷物为主的零食小吃等商品与诸引证商标核定使用的第9类录像带等商品、第16类图画等商品、第35类广告等服务、第38类电视播放等服务、第41类教育等服务、第42类知识产权许可等商品或服务不属于同一种或类似商品或服务，争议商标与诸引证商标未构成《商标法》第三十条所指的情形。鉴于在案证据不足，申请人关于争议商标违反《商标法》第十五条、第三十二条“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”规定的理由我委均不予支持。
根据双方当事人的理由、事实和请求，本案争议的焦点问题可归纳为：一、争议商标的注册申请是否构成对申请人在先作品名称、作品中角色名称权益的损害，从而违反了《商标法》第三十二条的规定。二、争议商标的注册申请是否构成对申请人在先著作权的损害，从而违反了《商标法》第三十二条的规定。
关于焦点问题一。申请人称争议商标的注册损害其动画片知名作品名称权、知名角色名称权。我委认为，动画片作品名称及角色名称知名度的取得系动画片出品单位创造性的结晶，其所带来的商业价值和商业机会也是出品单位投入大量劳动和资本所获得。因此，知名动画片名称及角色名称产生的动画片播放以外的潜在交易机会和商业价值应由动画片出品单位享有，可以构成应受法律保护的合法权益。根据申请人提交的证据，可以证明中央电视台将《大头儿子和小头爸爸》文字作品改编成动画片即95版《大头儿子和小头爸爸》进行播放，为该片出品单位，并授权申请人永久使用该片的相关著作权，申请人在此基础上改编推出2013版《新大头儿子和小头爸爸》，其为2013版《新大头儿子和小头爸爸》的出品单位。95版及13版《大头儿子和小头爸爸》经过长时间、广范围的持续播放，使得其动画名称“大头儿子和小头爸爸”及其中人物形象名称“大头儿子”、“小头爸爸”、“围裙妈妈”已为相关公众所了解，在中国大陆地区具有较高的知名度和识别力。该动画名称和角色名称中的“大头儿子”、“小头爸爸”、“围裙妈妈”等词汇均非汉语中常用词组搭配，具有较强独创性和显著性，争议商标显著文字部分“大头儿子”及其对应拼音“DATOU ERZI”与申请人享有较高知名度的动画名称中的显著识别部分之一及角色名称之一“大头儿子”文字构成、呼叫相同。争议商标核定使用的咖啡饮料、糕点、以谷物为主的零食小吃等商品亦为动画作品出品单位开拓相关衍生品的通常选择之一。在此情况下，争议商标在其指定商品上注册使用，容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或与权利人存在特定联系。被申请人申请注册争议商标的行为不当利用了申请人知名动画片《大头儿子和小头爸爸》的知名度及影响力，挤占了申请人基于该动画片名称及其人物形象名称而享有的市场优势地位和交易机会，故争议商标的注册侵犯了申请人动画作品名称及作品中的角色名称所享有的在先权益，构成了《商标法》第三十二条规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之情形。
关于焦点问题二。我国著作权法保护权利人对其创作的作品享有的在先著作权，包括原始创作的作品和演绎作品。从我委查明事实可知，杭州大头儿子文化公司经受让享有刘泽岱于1994年创作的“大头儿子”、“小头爸爸”、“围裙妈妈”三幅美术作品的著作权，后该公司将“大头儿子”、“小头爸爸”、“围裙妈妈”三人物形象美术作品的著作权授权予本案被申请人永久使用。而中央电视台享有95版动画片、申请人享有13版动画片演绎作品的著作权。该演绎作品中区别于原始作品的独创性部分，仍享有著作权权利。
被申请人主张其申请注册争议商标系来自杭州大头儿子文化公司的合法授权，据此，我们需要将争议商标包含的显著图形部分与杭州大头儿子文化公司享有著作权的原始创作美术作品和申请人享有演绎作品著作权的“大头儿子”动画形象进行比对，以判断其更接近于哪一份作品。首先，被申请人对其提出的争议商标所含图形是依据刘泽岱于1994年创作的“大头儿子”美术作品形象而来的情况负有举证的义务。被申请人在案未能提交刘泽岱于1994年创作的美术作品的载体，致使该作品的具体表现内容不能确定，无法证明争议商标所含图形来源于刘泽岱于1994年创作的“大头儿子”美术作品，故被申请人应承担举证不能的法律后果。其次，从（2015）浙杭知终字第358号民事判决书中认定事实可知，刘泽岱于1994年创作的“大头儿子”美术作品系用铅笔勾画的人物形象正面图，为黑白铅笔画；而申请人享有演绎作品著作权的动画形象是进行过进一步的设计和再创作，符合动画片标准造型的人物设计图、转面图、比例图等，二者存在明显差异。经比对，争议商标所含图形与申请人享有演绎作品著作权的动画形象在整体人物造型、基本形态等方面极为相近，构成实质性相似。在案证据表明，申请人“大头儿子”动画形象在先已经进行了长时间、大范围的播放宣传，被申请人具有接触到申请人“大头儿子”动画形象的可能性。被申请人申请注册争议商标虽获得了原作品著作权人的许可，但刘泽岱作为原始作品创作人未对该作品进行单独发表，亦没有任何知名度的积累，被申请人在明知“大头儿子、小头爸爸、围裙妈妈”的知名度系由中央电视台及申请人积累而来的情况下，将申请人的知名作品名称和与其演绎作品极为相近似的图形组合申请注册争议商标，违背诚实信用原则精神，损害了申请人享有的在先著作权，故被申请人注册和使用争议商标的行为已构成《商标法》第三十二条规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”之情形。
综上，申请人无效宣告理由部分成立。
依照《中华人民共和国商标法》第三十二条、第四十五条第一款、第二款和第四十六条的规定，我委裁定如下：
争议商标予以无效宣告。
当事人如不服本裁定，可以自收到本裁定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向人民法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我委。
合议组成员:胡钊铭
张 静
林丽娟
2017年12月28日
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