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經驗之談!産品上市前如何進行專利侵權“掃雷”?

2018-06-21 17:34:00    0670網絡整理    2292    原創

  專利侵權訴訟日益增多,每箇産品上市都存在被告侵犯專利權的可能性。因此,在産品上市之前做好專利侵權排查十分必要。如何開展專利侵權排查工作?本人有倖曾在一傢非常重視專利侵權排查工作的企業磨礪過一段時間,僅想根據實務工作中遇到的一些問題及想法與大傢共衕探討。



  一、專利侵權排查之目的

  榦任何事都是有目的性的,鮮有人會無緣無故的去榦某一件事,專利侵權排查也不例外,這箇目的性將指導後續工作的開展。箇人以爲,專利侵權排查的目的主要有以下三點:

  第一,通過檢索分析找齣障礙專利;

  第二,對障礙專利進行風險評估;

  第三,齣具風險應對措施。

  二、專利侵權排查之主要流程

  要達到前述這些目的,專利侵權排查工作應該如何開展?本人通過之前的實務操作爲專利侵權排查工作總結瞭以下10點主要流程:

  1、瞭解目標技術方案

  2、確定檢索要素

  3、確定檢索式

  4、檢索及數據導齣

  5、障礙專利初篩

  6、障礙專利確定

  7、障礙專利評估

  8、風險評估及應對措施

  9、對規避方案進行風險評估,以及可能涉及新的專利佈局(僅在有規避方案産生時需要)

  10、報告髮佈

  當然,上述這些流程很可能難以一步到位,重覆驗證也很正常,譬如2、3、4需循環操作的可能性就非常之大。

  三、專利侵權排查之疑難雜癥

  目的明確,流程清晰,但實際上,在專利侵權排查實務工作中關鍵點和難點還是很多,以下列齣的是在專利侵權排查過程中遇到的一些主要問題或存在疑惑的地方:

  1、如何瞭解目標技術方案?

  目標技術方案是一切工作的基礎,直接決定瞭檢索數據準確性,衕時也是障礙專利篩選準確性的保障。箇人的通常做法是:以點帶麵,卽以目標技術方案作爲切入口,延伸到目標方案應用到的整箇産品。

  2、如何確定檢索要素及檢索式?

  檢索式是數據完整性的保障,而檢索本身也是非常繁瑣的流程,經驗往往比口頭上説的技術更重要。箇人認爲:侵權排查,更多的應該是追求檢全率,檢索瞭1000件專利,可能沒髮現障礙專利,但如果漏掉1件專利,漏掉的可能就是潛在的障礙專利。

  箇人通常做法是:確定關鍵技術的關鍵詞、産品所在技術領域的主要分類號,以及主要權利人,檢索策略可爲以下,根據實際情況選取:

  第一,關鍵詞和分類號組閤檢索爲主,主要權利人補充檢索;

  第二,主要權利人檢索爲主,關鍵詞和分類號組閤補充檢索。

  作爲企業IPR,由於長期和某一技術領域打交道,箇人建議建立以專利權人爲基礎的小專利庫,真正有價值的專利往往是掌握在相對集中的專利權人手裡麵,對提陞檢索效率和閲讀速度有百利而無一害。

  3、如何進行障礙專利篩選?

  之前由於接手其他衕事的工作也看過其他衕事做的侵權排查報告,髮現檢索結果沒問題,但卻讓本人一不小心髮現瞭報告中沒有提及的障礙專利,這箇是相當緻命的:輕一點就是前麵的大把工作白白付齣,侵權排查工作重來,重一點可能産品麵臨被訴的風險。箇人認爲,齣現這種問題原因主要有兩箇:第一,專利的閲讀沒有捷徑,完全是良心活,得一篇一篇認真看;第二,專利文獻認真看瞭,但篩選方法存在一定問題。 是否認真閲讀,完全沒辦法考證,但就篩選方法,箇人通常做法是:在初篩過程中,首要是追求篩選速度(這麽多專利文獻,不快點看的結果可想而知),將目標技術方案(延伸至産品本身)可能侵權的專利篩選齣來;確定過程中,首要追求篩選準確率(漏掉一篇可能是要殺頭的,嘿嘿),需將目標技術方案與初篩齣來的專利進行比對分析(建議與技術人員一起操作完成,不確定的地方第一時間與技術人員溝通確認)。

  4、如何進行風險評估?

  風險評估過程中,不僅要對障礙專利的穩定性進行分析,還需要對障礙專利的背景進行調查,譬如,障礙專利是否有無效或者涉訴的歷史?專利權人是否有無效或涉訴的歷史?障礙專利的衕族專利情況?專利權人與目標技術方案持有人的歷史淵源?

  5、如何齣具應對措施? 因爲是産品上市前的侵權排查報告,箇人建議應對措施盡量保守,專利本來就是一種遊戲規則,與自然科學不一樣,其主觀性太強,箇人通常做法是:

  能規避的盡量先規避,至少規避字麵侵權。

  穩定性評估過程中,如果涉及新穎性問題的,可以先置之不理,如果涉及創造性問題的,建議提請無效程序或繼續規避。

  穩定性較好,市麵上還存在主要競爭對手涉嫌侵權情況的,可以考慮專利權轉讓。

  專利權人有實際産品的,建議針對其實際産品佈局相關專利(是不是很陰險?

  6、障礙專利侵權比對分析過程中,如何確定權利要求保護範圍?

  侵權判定原則無非全麵覆蓋、等衕、禁止反悔三大原則,是否落入獨權字麵保護範圍的就一定侵權?譬如目標方案落入障礙專利獨權字麵描述範圍,但目標方案實現不瞭障礙專利髮明目的,試問目標方案是否侵權。

  7、已公開未授權髮明專利如何進行比對分析?(僅針對權利要求書?需針對説明書全文?)

  譬如障礙專利權利要求保護範圍A,説明書公開範圍包括A和B,目標技術方案存在侵犯B範圍的可能,試問目標方案是否存在侵權可能?

  8、技術人員給齣的技術方案可能是産品某箇結構的改進點(權且稱爲A),在做侵權比對時,某箇比對專利的獨權與A完全不相關,是否可確定此比對專利不是障礙專利?

  箇人的通常做法是:進一步分析從權,如果從權的所有技術方案的區彆技術特徵也與A沒有關繫,那麽可將此專利排除在障礙專利之外(這裡有一點需註意,此種情況下,此比對專利也有可能實際上也是障礙專利,至於爲什麽,大傢肯定能想通透,鑒於我們是以目標技術方案齣髮,卽以A齣髮,所以完全與A沒有關繫的情況我們無法完全顧忌),如果某箇從權的區彆技術特徵包含瞭A技術方案,那麽得進一步分析,應用A的産品的其他結構部分是否包含在獨權保護範圍內。

  上述隻是本人的一些看法,箇人認爲沒有好與不好之分,希望能與大傢進一步探討,也希望各位大咖拍磚時手下留情。需要提醒的是,專利侵權排查工作本身也隻能是降低侵權風險,無法杜絶侵權風險,至少已申請還未公開的文獻無法做齣任何評估,而且對於檢索來説,漏檢也是再正常不過的事情(多一些寬容),最重要的一點是,侵權排查本身就一件髒活、纍活、良心活(多一份體恤),其沒有捷徑可循,必鬚多看、多想、多問,不僅要求實操者有豐富的經驗還得時刻摸着自己的良心榦活(良心必然存在的啦)。更多專利侵權信息,請登録零六柒零專利侵權專題查詢。

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