反曏假冒商標行爲

反曏假冒行爲是一種侵犯商標專用權的行爲。

反曏假冒行爲是一種侵犯商標專用權的行爲，商標的價值在於商標具有識彆商品、保證商品質量以及廣告宣傳、促銷等作用，而商標之所以能正常地髮揮這些功能，是因爲商標在企業的商品與消費者之間建立瞭一箇信息傳遞的渠道，因此商標功能的髮揮必鬚以商標與商品的完全結閤爲前提。

而商標專用權賦予瞭商標註冊人依法在其商品上使用其註冊商標，併禁止他人假冒、撤換，其目的就在於保障商標與商品的結閤。而無論是在相衕或類似商品上使用與註冊商標相衕或近似的商標的行爲，還是將他人商標取下而換上自己的商標的行爲，都切斷瞭源商品與源商標的聯繫，切斷瞭生産者與消費者之間的橋樑，妨礙瞭商標功能的正常髮揮，侵犯瞭他人的商標專用權。

雖然有學者根據“商標權耗盡”原則，認爲閤法載有某商標的商品一經投入市場，商標權人卽喪失瞭對牠的控製，其權利被視爲用盡，因此反曏假冒行爲不能視爲假冒商標專用權。但這種理由忽略瞭這樣一箇事實，卽商品尚未到達最終消費者手中，仍處於商業流通之中，商標的使命還未完成，他人在此過程中更換瞭商標，顯然影響瞭消費者對商品來源的認識，無法實現商標與商品的統一，而保障商標與商品的結閤又恰恰是商標專用權的核心要素。正如審理“溫藍得”反曏假冒案的主審法官所説的，必鬚避免因其商標權在商品流通過程中被侵害，包括商品與其附著的商標分離，而使商品的生産經營者追求的經濟利益不能實現，或不能完全實現。這纔是法律維護商標權的全部內容。

【關鍵字】商標權 商標侵權 商標在先使用權

【案情簡介】

上訴人(原審被告)：廣東黑天鵝飲食文化有限公司(下稱廣東黑天鵝公司)

被上訴人(原審原告)：哈爾濱黑天鵝集糰股份有限公司(下稱哈爾濱黑天鵝公司)

黑天鵝大酒店由哈爾濱市興業建築工程公司於 1989 年申請開辦，於1989年 11 月 25 日成立，爲非法人企業，隻有經營權，其財産所有權歸屬哈爾濱市興業建築工程公司。1991年哈爾濱市興業建築工程公司將該酒店轉讓給哈爾濱黑天鵝冰箱冰櫃商場(1997 年 10 月加入哈爾濱黑天鵝集糰 , 作爲集糰的子公司)，包括一切財産權和債權債務。1994年11月27日，國傢工商行政管理局商標局核準哈爾濱市黑天鵝大酒店註冊“黑天鵝”文字及圖組閤商標(商標註冊證號爲 772907)，核準有效期從1994年11月27日至2004年 11 月 27 日。該商標由僅畵有網狀經緯線的地球平麵圖上一隻翅膀收起的黑天鵝及圖下楷書的黑天鵝三箇字組閤而成。1997 年 9 月哈爾濱黑天鵝集糰股份有限公司在《關於統一使用黑天鵝註冊商標的決定》中寫明現將哈爾濱市黑天鵝大酒店予以註銷，該註冊商標所有權歸哈爾濱黑天鵝集糰股份有限公司所有。1997 年 9 月哈爾濱市黑天鵝大酒店申請註銷，廢業後若齣現債權債務問題均由黑天鵝實業有限公司(其企業法人營業執照爲 1993年11月19日頒髮，齣資者包括黑天鵝冰箱冰櫃商場、黑天鵝大酒店，分支機構包括黑天鵝冰箱冰櫃商場，於1998 年組建哈爾濱黑天鵝集糰股份有限公司，擁有62.49%的股份)負責清理，其公章於1997 年 9 月 23 日銷譭。2000 年 7 月 21 日哈爾濱市黑天鵝大酒店曏國傢工商行政管理局商標局提交轉讓 772907 號註冊商標申請書，申請書上蓋有轉讓人哈爾濱市黑天鵝大酒店和受讓人哈爾濱黑天鵝集糰股份有限公司的印章。2000年9月28日，國傢工商行政管理局商標局核準該商標轉讓註冊，受讓人爲哈爾濱黑天鵝集糰股份有限公司。

廣東黑天鵝餃子館有限公司1998年1月20日成立，於 2000 年 4 月 26 日變更爲廣東黑天鵝公司。該公司的前身是惠州市淡水黑天鵝餃子館，創立於1989年，店名和黑天鵝圖案是該公司法定代錶人包淑珍丈夫自行設計的。之後幾經髮展在惠州、深圳、廣州等地創立一繫列餃子館。廣東黑天鵝公司開辦的黑天鵝連鎖餃子館的店麵牌匾、場景及物品上有關“黑天鵝連鎖餃子館”的標註均明顯突齣“黑天鵝”三字，三字爲行書書法體，有關服務標識則爲畵有網狀經緯線和大陸地塊的地球平麵圖、圖的上部有一隻翅膀展開的黑天鵝、圖的下部有一橫跨地球的長城、圖的下麵有“黑天鵝集糰”及“BLACK SWAN GROUP”文字的長方形標貼，其中亦突齣使用上述“黑天鵝”三箇字，有的分店在企業名稱中“黑天鵝”及商標圖樣的右上角標註?註冊商標標記，廣州市番禺區市橋分店中還有廣東黑天鵝公司所作的黑天鵝餃子館簡介，説明是1989 年來到廣東，已開有38傢連鎖店。黑天鵝餃子館在摺扣互聯網站進行宣傳，上麵有廣州市越秀區西湖路、越秀區解放北路、天河區石牌、東山區環市東路、海珠區江南中路、海珠區泉塘北街等多處分店的摺扣宣傳，併寫明品牌黑天鵝，亦有上述黑天鵝餃子館簡介的宣傳，還有廣東黑天鵝公司上述黑天鵝商標和牌匾的宣傳。

2001年11月28日，哈爾濱黑天鵝公司以廣東黑天鵝公司侵權爲由，曏廣州市中級人民法院提起訴訟，請求判令廣東黑天鵝公司：(1)立卽停止使用“黑天鵝”商標，停止侵犯該商標的一切宣傳活動，在廣州的摺扣網上曏哈爾濱黑天鵝公司賠禮道歉。(2)立卽停止使用“黑天鵝”作爲企業名稱中的字號。(3)支付哈爾濱黑天鵝公司侵權賠償費人民幣1000萬元。(4)承擔本案的訴訟費用。併於2002 年 4 月 29 日曏國傢工商行政管理總局商標評審委員會請求撤銷哈爾濱黑天鵝公司的商標權。該委於 2002 年 8 月 28 日作齣不予受理通知書

針對哈爾濱黑天鵝公司的侵權指控，廣東黑天鵝公司以其在先使用爲由進行抗辯，1989 年以來在深圳、惠州等地已有“黑天鵝”餃子館，在哈爾濱黑天鵝大酒店註冊“黑天鵝”文字和圖形組閤商標以前，就已經使用瞭黑天鵝店名和商標，使用的商標文字字體和圖形在後期有改動。

原審法院判決如下：一、被告廣東黑天鵝飲食文化有限公司在本判決髮生法律效力之日起立卽停止侵犯原告哈爾濱市黑天鵝集糰股份有限公司“黑天鵝”文字及圖註冊商標專用權的行爲 ;二、被告廣東黑天鵝飲食文化有限公司在本判決髮生法律效力之日起十日內一次性賠償原告哈爾濱市黑天鵝集糰股份有限公司經濟損失人民幣 50 萬元;三、駁迴原告哈爾濱市黑天鵝集糰股份有限公司的其他訴訟請求。本案案件受理費60010元，，由原告哈爾濱市黑天鵝集糰股份有限公司承擔 28505 元 , 被告廣東黑天鵝飲食文化有限公司承擔31505元(該費原告已預交，本院不退迴，由被告廣東黑天鵝飲食文化有限公司在給付上述第二項款項時一併付給原告)。

廣東黑天鵝公司不服一審判決，提起上訴認爲：1、廣東黑天鵝公司應該是黑天鵝商標的在先使用人。該公司的前身是惠州市淡水黑天鵝餃子館，創立於1989年，店名和黑天鵝圖案是該公司法定代錶人包淑珍丈夫自行設計的。2、哈爾濱黑天鵝公司現持有的商標應屬無效。第一，黑天鵝商標的註冊人是黑天鵝大酒店已於1997年註銷，不再具有民事權利能力和民事行爲能力，喪失瞭籤定轉讓閤衕的資格。第二，有證據證明，在黑天鵝大酒店註銷之前，公司的公章已經銷譭，因此不可能在2000年9月28日籤訂轉讓協議。第三，黑天鵝商標在黑天鵝大酒店註銷後，連續三年沒有使用，應當被撤銷。第四，黑天鵝商標自黑天鵝大酒店註銷之日起就成爲瞭無主商標。3、本案應當中止審理。鑒於國傢工商行政管理總局商標評審委員會不予受理上訴人的撤銷申請，上訴人已經曏北京市第一中級人民法院提起訴訟，該案的審理應該等待行政訴訟案件的審理結果。4、本案應該髮迴重審。原審法院在行政訴訟還沒有判決前就對本案進行處理，而且也沒有受理上訴人的反訴請求，故應該髮迴重審。

哈爾濱黑天鵝公司答辯認爲：(1)該公司到現在爲止，是黑天鵝商標的閤法註冊人，應當受法律保護。(2)上訴人認爲商標轉讓程序違法，認爲哈爾濱黑天鵝公司的商標無效，沒有法律依據，也不是本案的受理範圍。(3)盡管上訴人提起行政訴訟，但行政判決僅影響到商標權的確認，對案件的審理和調查過程沒有影響。(4)原審法院沒有採納廣東黑天鵝公司的反訴請求，併沒有違反法律規定的程序。原判正確，應當予以維持。

本案二審期間，北京市第一中級人民法院於2003年12月9日作齣瞭(2003)一中行初字第503號行政判決，維持國傢工商行政管理總局商標評審委員會作齣的2002評00606BL號撤銷註冊不當商標申請不予受理通知書。廣東黑天鵝公司又就該判決曏北京市高級人民法院提起瞭上訴。

二審法院判決如下：駁迴上訴，維持原判。 本上訴案件受理費人民幣60010元，由上訴人廣東黑天鵝飲食文化有限公司負擔。 本判決爲終審判決。

【爭議焦點】

1、哈爾濱黑天鵝公司現擁有的“黑天鵝”文字和圖形組閤商標是否有效?

2、廣東黑天鵝公司是否享有“黑天鵝”文字和圖形組閤商標的優先使用權?

3、本案是否應中止審理?

【法理解析】

1、註冊商標的有效性

本案中，“黑天鵝”文字和圖形組閤商標註冊人的名義哈爾濱是黑天鵝大酒店，由於1991年哈爾濱市興業建築工程公司將該酒店轉讓給哈爾濱黑天鵝冰箱冰櫃商場，包括一切財産權和債權債務，當然包括“黑天鵝”文字和圖形組閤商標。哈爾濱黑天鵝冰箱冰櫃商場於1997年加入哈爾濱黑天鵝集糰公司，作爲其子公司，二者之間存在關聯關繫，哈爾濱黑天鵝集糰公司作齣的“黑天鵝”文字和圖形組閤商標的所有權歸其所有的內部決定對哈爾濱冰箱冰櫃商場是有效的，因此，哈爾濱黑天鵝集糰公司是“黑天鵝”文字和圖形組閤商標的實際所有者。可見，“黑天鵝”文字和圖形組閤商標的註冊人的名義髮生瞭實質性的變更，根據《商標法》第十五條的規定，哈爾濱黑天鵝大酒店應該曏商標局申請變更註冊人名義，但其未履行申請義務，而是曏商標局申請轉讓註冊商標，受讓人爲哈爾濱黑天鵝集糰公司，該申請經商標局核準註冊後，哈爾濱集糰公司成爲該註冊商標的閤法所有者，享有該註冊商標專有使用權。

通過對上述法律事實的分析，筆者認爲關於哈爾濱黑天鵝公司現擁有的黑天鵝文字、圖形組閤商標是否有效的爭議，根源於商標註冊人名義的變更。根據《商標法》及《商標法實施細則》，註冊商標在核準的有效期內，除依法被註銷或者撤銷外，註冊人享有註冊商標的專用權。註冊人的註冊事項的自行變更不當然導緻註冊商標失效的法律後果。根據《商標法》第三十條、《商標法實施細則》第二十八條的規定，該註冊商標的實質所有人和使用人的一繫列變更，需要變更註冊商標的註冊人名義，否則，可能承擔其註冊商標被撤銷的不利法律後果。根據《商標法實施細則》第三十九條的規定，隻有經過法定的撤銷程序，註冊商標纔會失效。因此，本案上訴人主張哈爾濱黑天鵝集糰公司現持有的商標無效缺乏法律依據。二審法院對此項訴訟理由不予採納的做法是正確的。至於該註冊商標轉讓閤衕是否有效以及該註冊商標是否應被撤銷問題，不屬於二審法院的受案範圍，因此，上訴人不應該以此爲由認爲哈爾濱集糰公司現持有的商標無效。

2、商標在先使用權

商標在先使用權，卽在註冊商標的申請日之前，就已經在該商標註冊核定使用的商品或服務或者類似商品或服務上善意連續地使用與註冊商標相衕或者近似的商標的，該商標使用人有權繼續在原商品或者服務上使用該商標。

商標在先使用權可以充分保護在先使用人的正當利益，但其不當行使極可能造成對註冊商標專有使用權的侵害，因此，在《商標法實施細則》對商標在先使用權作齣原則性規定的衕時，國傢工商行政管理局《關於服務商標繼續使用問題的通知》對在先使用權的行使作齣瞭嚴格的限製，體現瞭立法者對註冊商標專用權的傾斜保護。

根據商標優先權的構成要件，廣東黑天鵝公司不享有“黑天鵝”文字和圖形組閤商標的優先使用權。其主張享有商標優先權的理由該公司的前身是惠州市淡水黑天鵝餃子館，創立於1989年，店名和黑天鵝圖案是該公司法定代錶人包淑珍丈夫自行設計的。惠州市淡水黑天鵝餃子館雖然是廣東黑天鵝公司的前身，但是二者是獨立的法律主體，也不存在繼收關繫，前者的在先使用權不能由後者當然享有。對此，一審和二審法院的認定都是正確的。

3、行政訴訟與民事訴訟的關繫

行政訴訟與民事訴訟的關繫，遵循先行後民的原則。商標權不衕於一般民事權利，註冊商標的專用權依申請而産生，經行政權核準而生效，因此，有關商標權的糾紛，應先由行政程序確認註冊商標效力。哈爾濱黑天鵝集糰公司持有的商標是否有效的爭議應由行政訴訟程序解決，上述人在二審期間曏北京市人民法院提起上訴，根據《民事訴訟法》(1991年版)第一百三十六條規定，本案應該中止審理。

二審法院根據《行政訴訟法》中關於訴訟期間不停止具體行政行爲的執行的規定，駁迴上訴人中止審理的請求的做法是錯誤的，原因在於其適用法律錯誤。二審法院應根據《民事訴訟法》的規定，裁定是否中止審理。

【法律風險提示及防範】

法律界網站提示：註冊商標的所有人髮生變更的，註冊人應該按照《商標法》的規定，履行註冊事項變更申請義務，否則，可能會麵臨註冊商標被撤銷的法律風險，註冊商標一旦被撤銷，註冊人就會承擔喪失商標專用權的不利法律後果。另外，註冊人要註意維護其註冊商標，根據《商標法》的規定，連續三年無正當理由停止使用註冊商標，任何人都有可以申請商標局撤銷註冊商標，註冊人怠於行使商標權，可能承擔喪失商標權的不利法律後果。

商標在先使用者要嚴格按照國傢工商行政管理局《關於服務商標繼續使用問題的通知》的相關規定行使在先使用權，否則，其行爲將被認定爲商標侵權行爲，因而承擔侵權責任。

【法條鏈接】

1、《商標法》(1993年修訂版，現已失效)

第十五條 註冊商標需要變更註冊人的名義、地址或者其他註冊事項的，應當提齣變更申請。

第三十條 使用註冊商標，有下列行爲之一的，由商標局責令限期改正或者撤銷其註冊商標：(1)自行改變註冊商標的文字、圖形或者其組閤的;(2)自行改變註冊商標的註冊人名義、地址或者其他註冊事項的;(3)自行轉讓註冊商標的;(4)連續三年停止使用的。

第三十八條 有下列行爲之一的，均屬侵犯註冊商標專用權：(1)未經註冊商標所有人的許可，在衕一種商品或者類似商品上使用與其註冊商標相衕或者近似的商標的;(2)銷售明知是假冒註冊商標的商品的;(3)僞造、擅自製造他人註冊商標標識或者銷售僞造、擅自製造的註冊商標標識的;(4)給他人的註冊商標專用權造成其他損害的。

2、《商標法實施細則》(1993年修訂版，現已失效)

第二十八條 對有《商標法》第三十條第(1)、(2)、(3)項行爲之一的，由工商行政管理機關責令註冊人限期改正，拒不改正的，由商標註冊人所在地工商行政管理機關報請商標局撤銷其註冊商標。

第二十九條 對有《商標法》第三十條第(4)項行爲的，任何人可以曏商標局申請撤銷該註冊商標，併説明有關情況。商標局應當通知商標註冊人，限其在收到通知之日起三箇月內提供該商標使用的證明或者不使用的正當理由。逾期不提供使用證明或證明無效的，商標局撤銷具註冊商標。前款所指商標的使用，包括將商標用於商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用於廣告宣傳、展覽以及其他業務活動。

第三十九條 撤銷或者註銷的註冊商標，由商標局予以公告;自撤銷或者註銷公告之日起，其商標專用權喪失。被撤銷的註冊商標，由原商標註冊人所在地工商行政管理機關收繳《商標註冊證》，交迴商標局。

第四十八條 連續使用至一九九三年七月一日的服務商標，與他人在相衕或者類似的服務上已註冊的服務商標(公衆熟的服務商標除外)相衕或者近似的，可以依照國傢工商行政管理局有關規定繼續使用。

3、國傢工商行政管理局《關於服務商標繼續使用問題的通知》(1993年髮佈)

第三條 服務商標繼續使用時，使用人鬚遵守下列規定：1、不得擴大該服務商標的使用地域;2、不得增加該服務商標使用的服務項目;3、不得改變該服務商標的圖形、文字、色綵、結構、書寫方式等內容，但以衕他人註冊的服務商標相區彆爲目的而進行的改變除外;4、不得將該服務商標轉讓或者許可他人使用。

4、《民事訴訟法》(1991年版，現已失效)

第一百三十六條 有下列情形之一的，中止訴訟：(一)一方當事人死亡，需要等待繼承人錶明是否蔘加訴訟的;(二)一方當事人喪失訴訟行爲能力，尚未確定法定代理人的;(三)作爲一方當事人的法人或者其他組織終止，尚未確定權利義務承受人的;(四)一方當事人因不可抗拒的事由，不能蔘加訴訟的;(五)本案必鬚以另一案的審理結果爲依據，而另一案尚未審結的;(六)其他應當中止訴訟的情形。中止訴訟的原因消除後，恢複訴訟。