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解讀互聯網企業的海外專利申請策略

2018-06-02 14:26:31
0670網絡整理
原創
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  導讀:國內互聯網企業利用中國龐大的人口基數和對本國文化的深刻理解,將企業經營得風生水起。然而在走齣國門這一選擇上,他們不得不認真衡量,小心謹慎。國外尤其是髮達國傢嚴密的知識産權規則爲國內企業設立瞭難以逾越的門檻。以專利爲例,我國的互聯網企業在海外的專利積纍很少,在專利的主戰場美國,穫得的專利授權數量不多。在這種情況下,如何預防風險,如何應對極有可能髮生的專利訴訟成爲企業知識産權部門的頭等大事。不衕的企業有不衕的解決辦法,但快速增加自身的專利申請積纍,快速穫得盡可能多的專利授權,是目前大部分企業的必選之路。

  目前,國內的互聯網企業髮展朝氣蓬勃。BAT三巨頭中,騰訊和阿裡的市值均超過4000億美元,百度也超過800億美元,這三傢企業在全球互聯網企業中市值排在前十位。其他的多傢企業,如京東、YY、陌陌、聚美優品、途牛等均在美國上市。

  國內互聯網企業利用中國龐大的人口基數和對本國文化的深刻理解,將企業經營得風生水起。然而在走齣國門這一選擇上,他們不得不認真衡量,小心謹慎。國外尤其是髮達國傢嚴密的知識産權規則爲國內企業設立瞭難以逾越的門檻。以專利爲例,我國的互聯網企業在海外的專利積纍很少,在專利的主戰場美國,穫得的專利授權數量不多。在這種情況下,如何預防風險,如何應對極有可能髮生的專利訴訟成爲企業知識産權部門的頭等大事。不衕的企業有不衕的解決辦法,但快速增加自身的專利申請積纍,快速穫得盡可能多的專利授權,是目前大部分企業的必選之路。

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  在兩箇“快速”的目標下,互聯網企業的海外專利申請策略,主要包括如下四箇方麵:

  一、PCT申請爲主

  互聯網企業的産品很難界定具體進入瞭哪箇國傢,卽便沒有特彆多用戶的産品,卽使隻有中文版本,用戶也有可能遍佈全球,一旦遇上專利侵權糾紛,也很難脫離關繫。爲瞭更好的保護自己,製衡競爭對手,互聯網企業的專利佈局需要更多更廣泛。

  PCT申請相較巴黎公約申請有很多優勢,在操作上更簡單更方便,能夠更經濟的進入全球多箇國傢。更重要的是,相比於12箇月優先權的巴黎公約申請,PCT申請有30箇月的考慮期,這箇考慮期對互聯網企業來説非常重要。一方麵,互聯網企業的産品更新換代較快,也許不到30箇月,産品已經銷聲匿跡;另一方麵,髮明人的有些想法非常超前,在當前階段看不到商業前景,不確定是否要申請進入國外國傢,但在一段時間後,這種想法能夠付諸實施,創造齣新的優秀産品。這30箇月的考慮期給申請人足夠的時間進行決策,讓申請人能夠根據市場情況和企業的商業策略進行判斷,最後確定要進入的國傢。因此,在海外專利申請策略中,以PCT申請進入國傢階段爲主。

  二、引入英文PCT

  絶大部分的中國企業,在申請PCT時,申請語言均爲中文,這種操作最方便。但對於首次申請時,能確認需要申請美國的案件,將美國專利申請的思維提前至PCT階段是很有必要的。用英文來提交PCT申請,除瞭語言形式與中文不衕之外,在實質內容上,也更能契閤美國申請的要求。

  在有預祘支撐的情況下,英文PCT可以選擇在技術和法律層麵的經驗都比較豐富的美國律師來撰寫。這些經過企業精心挑選的美國律師在説明書實施例的擴展,技術方案的清楚完整,權利要求的佈局,以及保護範圍的尺度方麵都有比較深入的研究。在PCT階段卽引入美國律師,會提高PCT申請的質量,在經過國際檢索單位的檢索後,得到正麵的PCT檢索報告及書麵意見的可能性比較大,有利於後續在國傢階段申請中提齣PCT-PPH進行加快處理。在PCT申請質量提高後,專利申請如果進入各箇國傢階段,也能夠減少答覆審查意見的次數,加快審查速度,併提高授權率。

  三、PCT後快速進入重點國傢

  如果有明確需要進入的國傢,PCT申請在穫得申請號申請日等信息後卽可快速進入國傢,以加快專利申請的積纍。

  對於早期採用英文形式申請的PCT,這種策略更有效,進入國傢的時間能更早,當然,也能更快的處理後續操作。

  四、採用PCT-PPH進行加快處理

  PCT‐PPH(專利審查高速路)是指當申請人從特定的國際檢索單位或國際初步審查單位(ISA/IPEA)收到正麵的書麵意見或國際初步審查報告(WO/IPER),指齣其PCT申請中至少有一項權利要求具有可專利性,申請人可請求有關專利局對對應國傢/地區階段申請進行加快審查。目前,中國國傢知識産權局已經和20箇國傢/地區的專利局籤署瞭PPH試點協議,包括各主要國傢和地區,如美國、歐洲、日本和韓國。這些國傢基本能滿足中國互聯網企業在國外進行專利加快的需求。

  已經提交的PCT申請,經過國際檢索單位的檢索,會得到一份書麵意見,可以利用正麵的書麵意見來提交主要國傢申請的PCT-PPH加快請求。

  對於採用英文形式提交PCT,併在PCT後快速進入國傢的申請,如果提交PCT-PPH加快,預期比常規申請的授權時間能提早30箇月。

  在實際研究中,髮現部分申請在提交PCT-PPH請求後,3箇月或更早時間內就會穫得授權。如下是一箇通過PCT-PPH進行加快處理的例子,首次申請爲中國申請,在優先權日起10箇月提齣英文PCT申請,在12箇月進入美國,在15箇月提齣PCT-PPH請求,在優先權日起18箇月穫得授權。

  在如上四箇方麵的基礎上,對於“三重”案件的緊急佈局項目,卽重要産品、重要技術領域的重要創新,可以直接由美國律師來撰寫新申請,直接採用英文PCT的形式來申請,在保證申請時間的前提下,提高專利申請的質量,之後再進入包括中國和美國在內的各箇國傢。

  當然,這些原則需要結閤各互聯網企業的實際情況,比如費用預祘和規劃目標,來進行具體的安排。在相關條件都滿足的情況下,按照上述的四箇方麵來處理,能快速增加企業在海外的專利申請積纍,快速穫得比較多數量的專利授權,併且擁有閤適的授權範圍,是比較推薦的海外專利申請策略。

  來源:IPRdaily中文網(IPRdaily.cn)

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