反向假冒商标行为

反向假冒行为是一种侵犯商标专用权的行为。

反向假冒行为是一种侵犯商标专用权的行为，商标的价值在于商标具有识别商品、保证商品质量以及广告宣传、促销等作用，而商标之所以能正常地发挥这些功能，是因为商标在企业的商品与消费者之间建立了一个信息传递的渠道，因此商标功能的发挥必须以商标与商品的完全结合为前提。

而商标专用权赋予了商标注册人依法在其商品上使用其注册商标，并禁止他人假冒、撤换，其目的就在于保障商标与商品的结合。而无论是在相同或类似商品上使用与注册商标相同或近似的商标的行为，还是将他人商标取下而换上自己的商标的行为，都切断了源商品与源商标的联系，切断了生产者与消费者之间的桥梁，妨碍了商标功能的正常发挥，侵犯了他人的商标专用权。

虽然有学者根据“商标权耗尽”原则，认为合法载有某商标的商品一经投入市场，商标权人即丧失了对它的控制，其权利被视为用尽，因此反向假冒行为不能视为假冒商标专用权。但这种理由忽略了这样一个事实，即商品尚未到达最终消费者手中，仍处于商业流通之中，商标的使命还未完成，他人在此过程中更换了商标，显然影响了消费者对商品来源的认识，无法实现商标与商品的统一，而保障商标与商品的结合又恰恰是商标专用权的核心要素。正如审理“温蓝得”反向假冒案的主审法官所说的，必须避免因其商标权在商品流通过程中被侵害，包括商品与其附着的商标分离，而使商品的生产经营者追求的经济利益不能实现，或不能完全实现。这才是法律维护商标权的全部内容。

【关键字】商标权 商标侵权 商标在先使用权

【案情简介】

上诉人(原审被告)：广东黑天鹅饮食文化有限公司(下称广东黑天鹅公司)

被上诉人(原审原告)：哈尔滨黑天鹅集团股份有限公司(下称哈尔滨黑天鹅公司)

黑天鹅大酒店由哈尔滨市兴业建筑工程公司于 1989 年申请开办，于1989年 11 月 25 日成立，为非法人企业，只有经营权，其财产所有权归属哈尔滨市兴业建筑工程公司。1991年哈尔滨市兴业建筑工程公司将该酒店转让给哈尔滨黑天鹅冰箱冰柜商场(1997 年 10 月加入哈尔滨黑天鹅集团 , 作为集团的子公司)，包括一切财产权和债权债务。1994年11月27日，国家工商行政管理局商标局核准哈尔滨市黑天鹅大酒店注册“黑天鹅”文字及图组合商标(商标注册证号为 772907)，核准有效期从1994年11月27日至2004年 11 月 27 日。该商标由仅画有网状经纬线的地球平面图上一只翅膀收起的黑天鹅及图下楷书的黑天鹅三个字组合而成。1997 年 9 月哈尔滨黑天鹅集团股份有限公司在《关于统一使用黑天鹅注册商标的决定》中写明现将哈尔滨市黑天鹅大酒店予以注销，该注册商标所有权归哈尔滨黑天鹅集团股份有限公司所有。1997 年 9 月哈尔滨市黑天鹅大酒店申请注销，废业后若出现债权债务问题均由黑天鹅实业有限公司(其企业法人营业执照为 1993年11月19日颁发，出资者包括黑天鹅冰箱冰柜商场、黑天鹅大酒店，分支机构包括黑天鹅冰箱冰柜商场，于1998 年组建哈尔滨黑天鹅集团股份有限公司，拥有62.49%的股份)负责清理，其公章于1997 年 9 月 23 日销毁。2000 年 7 月 21 日哈尔滨市黑天鹅大酒店向国家工商行政管理局商标局提交转让 772907 号注册商标申请书，申请书上盖有转让人哈尔滨市黑天鹅大酒店和受让人哈尔滨黑天鹅集团股份有限公司的印章。2000年9月28日，国家工商行政管理局商标局核准该商标转让注册，受让人为哈尔滨黑天鹅集团股份有限公司。

广东黑天鹅饺子馆有限公司1998年1月20日成立，于 2000 年 4 月 26 日变更为广东黑天鹅公司。该公司的前身是惠州市淡水黑天鹅饺子馆，创立于1989年，店名和黑天鹅图案是该公司法定代表人包淑珍丈夫自行设计的。之后几经发展在惠州、深圳、广州等地创立一系列饺子馆。广东黑天鹅公司开办的黑天鹅连锁饺子馆的店面牌匾、场景及物品上有关“黑天鹅连锁饺子馆”的标注均明显突出“黑天鹅”三字，三字为行书书法体，有关服务标识则为画有网状经纬线和大陆地块的地球平面图、图的上部有一只翅膀展开的黑天鹅、图的下部有一横跨地球的长城、图的下面有“黑天鹅集团”及“BLACK SWAN GROUP”文字的长方形标贴，其中亦突出使用上述“黑天鹅”三个字，有的分店在企业名称中“黑天鹅”及商标图样的右上角标注?注册商标标记，广州市番禺区市桥分店中还有广东黑天鹅公司所作的黑天鹅饺子馆简介，说明是1989 年来到广东，已开有38家连锁店。黑天鹅饺子馆在折扣互联网站进行宣传，上面有广州市越秀区西湖路、越秀区解放北路、天河区石牌、东山区环市东路、海珠区江南中路、海珠区泉塘北街等多处分店的折扣宣传，并写明品牌黑天鹅，亦有上述黑天鹅饺子馆简介的宣传，还有广东黑天鹅公司上述黑天鹅商标和牌匾的宣传。

2001年11月28日，哈尔滨黑天鹅公司以广东黑天鹅公司侵权为由，向广州市中级人民法院提起诉讼，请求判令广东黑天鹅公司：(1)立即停止使用“黑天鹅”商标，停止侵犯该商标的一切宣传活动，在广州的折扣网上向哈尔滨黑天鹅公司赔礼道歉。(2)立即停止使用“黑天鹅”作为企业名称中的字号。(3)支付哈尔滨黑天鹅公司侵权赔偿费人民币1000万元。(4)承担本案的诉讼费用。并于2002 年 4 月 29 日向国家工商行政管理总局商标评审委员会请求撤销哈尔滨黑天鹅公司的商标权。该委于 2002 年 8 月 28 日作出不予受理通知书

针对哈尔滨黑天鹅公司的侵权指控，广东黑天鹅公司以其在先使用为由进行抗辩，1989 年以来在深圳、惠州等地已有“黑天鹅”饺子馆，在哈尔滨黑天鹅大酒店注册“黑天鹅”文字和图形组合商标以前，就已经使用了黑天鹅店名和商标，使用的商标文字字体和图形在后期有改动。

原审法院判决如下：一、被告广东黑天鹅饮食文化有限公司在本判决发生法律效力之日起立即停止侵犯原告哈尔滨市黑天鹅集团股份有限公司“黑天鹅”文字及图注册商标专用权的行为 ;二、被告广东黑天鹅饮食文化有限公司在本判决发生法律效力之日起十日内一次性赔偿原告哈尔滨市黑天鹅集团股份有限公司经济损失人民币 50 万元;三、驳回原告哈尔滨市黑天鹅集团股份有限公司的其他诉讼请求。本案案件受理费60010元，，由原告哈尔滨市黑天鹅集团股份有限公司承担 28505 元 , 被告广东黑天鹅饮食文化有限公司承担31505元(该费原告已预交，本院不退回，由被告广东黑天鹅饮食文化有限公司在给付上述第二项款项时一并付给原告)。

广东黑天鹅公司不服一审判决，提起上诉认为：1、广东黑天鹅公司应该是黑天鹅商标的在先使用人。该公司的前身是惠州市淡水黑天鹅饺子馆，创立于1989年，店名和黑天鹅图案是该公司法定代表人包淑珍丈夫自行设计的。2、哈尔滨黑天鹅公司现持有的商标应属无效。第一，黑天鹅商标的注册人是黑天鹅大酒店已于1997年注销，不再具有民事权利能力和民事行为能力，丧失了签定转让合同的资格。第二，有证据证明，在黑天鹅大酒店注销之前，公司的公章已经销毁，因此不可能在2000年9月28日签订转让协议。第三，黑天鹅商标在黑天鹅大酒店注销后，连续三年没有使用，应当被撤销。第四，黑天鹅商标自黑天鹅大酒店注销之日起就成为了无主商标。3、本案应当中止审理。鉴于国家工商行政管理总局商标评审委员会不予受理上诉人的撤销申请，上诉人已经向北京市第一中级人民法院提起诉讼，该案的审理应该等待行政诉讼案件的审理结果。4、本案应该发回重审。原审法院在行政诉讼还没有判决前就对本案进行处理，而且也没有受理上诉人的反诉请求，故应该发回重审。

哈尔滨黑天鹅公司答辩认为：(1)该公司到现在为止，是黑天鹅商标的合法注册人，应当受法律保护。(2)上诉人认为商标转让程序违法，认为哈尔滨黑天鹅公司的商标无效，没有法律依据，也不是本案的受理范围。(3)尽管上诉人提起行政诉讼，但行政判决仅影响到商标权的确认，对案件的审理和调查过程没有影响。(4)原审法院没有采纳广东黑天鹅公司的反诉请求，并没有违反法律规定的程序。原判正确，应当予以维持。

本案二审期间，北京市第一中级人民法院于2003年12月9日作出了(2003)一中行初字第503号行政判决，维持国家工商行政管理总局商标评审委员会作出的2002评00606BL号撤销注册不当商标申请不予受理通知书。广东黑天鹅公司又就该判决向北京市高级人民法院提起了上诉。

二审法院判决如下：驳回上诉，维持原判。 本上诉案件受理费人民币60010元，由上诉人广东黑天鹅饮食文化有限公司负担。 本判决为终审判决。

【争议焦点】

1、哈尔滨黑天鹅公司现拥有的“黑天鹅”文字和图形组合商标是否有效?

2、广东黑天鹅公司是否享有“黑天鹅”文字和图形组合商标的优先使用权?

3、本案是否应中止审理?

【法理解析】

1、注册商标的有效性

本案中，“黑天鹅”文字和图形组合商标注册人的名义哈尔滨是黑天鹅大酒店，由于1991年哈尔滨市兴业建筑工程公司将该酒店转让给哈尔滨黑天鹅冰箱冰柜商场，包括一切财产权和债权债务，当然包括“黑天鹅”文字和图形组合商标。哈尔滨黑天鹅冰箱冰柜商场于1997年加入哈尔滨黑天鹅集团公司，作为其子公司，二者之间存在关联关系，哈尔滨黑天鹅集团公司作出的“黑天鹅”文字和图形组合商标的所有权归其所有的内部决定对哈尔滨冰箱冰柜商场是有效的，因此，哈尔滨黑天鹅集团公司是“黑天鹅”文字和图形组合商标的实际所有者。可见，“黑天鹅”文字和图形组合商标的注册人的名义发生了实质性的变更，根据《商标法》第十五条的规定，哈尔滨黑天鹅大酒店应该向商标局申请变更注册人名义，但其未履行申请义务，而是向商标局申请转让注册商标，受让人为哈尔滨黑天鹅集团公司，该申请经商标局核准注册后，哈尔滨集团公司成为该注册商标的合法所有者，享有该注册商标专有使用权。

通过对上述法律事实的分析，笔者认为关于哈尔滨黑天鹅公司现拥有的黑天鹅文字、图形组合商标是否有效的争议，根源于商标注册人名义的变更。根据《商标法》及《商标法实施细则》，注册商标在核准的有效期内，除依法被注销或者撤销外，注册人享有注册商标的专用权。注册人的注册事项的自行变更不当然导致注册商标失效的法律后果。根据《商标法》第三十条、《商标法实施细则》第二十八条的规定，该注册商标的实质所有人和使用人的一系列变更，需要变更注册商标的注册人名义，否则，可能承担其注册商标被撤销的不利法律后果。根据《商标法实施细则》第三十九条的规定，只有经过法定的撤销程序，注册商标才会失效。因此，本案上诉人主张哈尔滨黑天鹅集团公司现持有的商标无效缺乏法律依据。二审法院对此项诉讼理由不予采纳的做法是正确的。至于该注册商标转让合同是否有效以及该注册商标是否应被撤销问题，不属于二审法院的受案范围，因此，上诉人不应该以此为由认为哈尔滨集团公司现持有的商标无效。

2、商标在先使用权

商标在先使用权，即在注册商标的申请日之前，就已经在该商标注册核定使用的商品或服务或者类似商品或服务上善意连续地使用与注册商标相同或者近似的商标的，该商标使用人有权继续在原商品或者服务上使用该商标。

商标在先使用权可以充分保护在先使用人的正当利益，但其不当行使极可能造成对注册商标专有使用权的侵害，因此，在《商标法实施细则》对商标在先使用权作出原则性规定的同时，国家工商行政管理局《关于服务商标继续使用问题的通知》对在先使用权的行使作出了严格的限制，体现了立法者对注册商标专用权的倾斜保护。

根据商标优先权的构成要件，广东黑天鹅公司不享有“黑天鹅”文字和图形组合商标的优先使用权。其主张享有商标优先权的理由该公司的前身是惠州市淡水黑天鹅饺子馆，创立于1989年，店名和黑天鹅图案是该公司法定代表人包淑珍丈夫自行设计的。惠州市淡水黑天鹅饺子馆虽然是广东黑天鹅公司的前身，但是二者是独立的法律主体，也不存在继收关系，前者的在先使用权不能由后者当然享有。对此，一审和二审法院的认定都是正确的。

3、行政诉讼与民事诉讼的关系

行政诉讼与民事诉讼的关系，遵循先行后民的原则。商标权不同于一般民事权利，注册商标的专用权依申请而产生，经行政权核准而生效，因此，有关商标权的纠纷，应先由行政程序确认注册商标效力。哈尔滨黑天鹅集团公司持有的商标是否有效的争议应由行政诉讼程序解决，上述人在二审期间向北京市人民法院提起上诉，根据《民事诉讼法》(1991年版)第一百三十六条规定，本案应该中止审理。

二审法院根据《行政诉讼法》中关于诉讼期间不停止具体行政行为的执行的规定，驳回上诉人中止审理的请求的做法是错误的，原因在于其适用法律错误。二审法院应根据《民事诉讼法》的规定，裁定是否中止审理。

【法律风险提示及防范】

法律界网站提示：注册商标的所有人发生变更的，注册人应该按照《商标法》的规定，履行注册事项变更申请义务，否则，可能会面临注册商标被撤销的法律风险，注册商标一旦被撤销，注册人就会承担丧失商标专用权的不利法律后果。另外，注册人要注意维护其注册商标，根据《商标法》的规定，连续三年无正当理由停止使用注册商标，任何人都有可以申请商标局撤销注册商标，注册人怠于行使商标权，可能承担丧失商标权的不利法律后果。

商标在先使用者要严格按照国家工商行政管理局《关于服务商标继续使用问题的通知》的相关规定行使在先使用权，否则，其行为将被认定为商标侵权行为，因而承担侵权责任。

【法条链接】

1、《商标法》(1993年修订版，现已失效)

第十五条 注册商标需要变更注册人的名义、地址或者其他注册事项的，应当提出变更申请。

第三十条 使用注册商标，有下列行为之一的，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标：(1)自行改变注册商标的文字、图形或者其组合的;(2)自行改变注册商标的注册人名义、地址或者其他注册事项的;(3)自行转让注册商标的;(4)连续三年停止使用的。

第三十八条 有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：(1)未经注册商标所有人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的;(2)销售明知是假冒注册商标的商品的;(3)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;(4)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

2、《商标法实施细则》(1993年修订版，现已失效)

第二十八条 对有《商标法》第三十条第(1)、(2)、(3)项行为之一的，由工商行政管理机关责令注册人限期改正，拒不改正的，由商标注册人所在地工商行政管理机关报请商标局撤销其注册商标。

第二十九条 对有《商标法》第三十条第(4)项行为的，任何人可以向商标局申请撤销该注册商标，并说明有关情况。商标局应当通知商标注册人，限其在收到通知之日起三个月内提供该商标使用的证明或者不使用的正当理由。逾期不提供使用证明或证明无效的，商标局撤销具注册商标。前款所指商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他业务活动。

第三十九条 撤销或者注销的注册商标，由商标局予以公告;自撤销或者注销公告之日起，其商标专用权丧失。被撤销的注册商标，由原商标注册人所在地工商行政管理机关收缴《商标注册证》，交回商标局。

第四十八条 连续使用至一九九三年七月一日的服务商标，与他人在相同或者类似的服务上已注册的服务商标(公众熟的服务商标除外)相同或者近似的，可以依照国家工商行政管理局有关规定继续使用。

3、国家工商行政管理局《关于服务商标继续使用问题的通知》(1993年发布)

第三条 服务商标继续使用时，使用人须遵守下列规定：1、不得扩大该服务商标的使用地域;2、不得增加该服务商标使用的服务项目;3、不得改变该服务商标的图形、文字、色彩、结构、书写方式等内容，但以同他人注册的服务商标相区别为目的而进行的改变除外;4、不得将该服务商标转让或者许可他人使用。

4、《民事诉讼法》(1991年版，现已失效)

第一百三十六条 有下列情形之一的，中止诉讼：(一)一方当事人死亡，需要等待继承人表明是否参加诉讼的;(二)一方当事人丧失诉讼行为能力，尚未确定法定代理人的;(三)作为一方当事人的法人或者其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的;(四)一方当事人因不可抗拒的事由，不能参加诉讼的;(五)本案必须以另一案的审理结果为依据，而另一案尚未审结的;(六)其他应当中止诉讼的情形。中止诉讼的原因消除后，恢复诉讼。